Патентно-техническая экспертиза в спорах об интеллектуальной собственности

Патентно-техническая экспертиза представляет собой исследование, при котором специальные технические и патентные знания используются для разрешения спора об объекте интеллектуальной собственности. Она может потребоваться при рассмотрении вопросов о действительности патента, наличии признаков изобретения или полезной модели, сходстве технических решений и возможном нарушении исключительных прав.

Правовое регулирование патентных отношений в Республике Казахстан основывается прежде всего на Законе Республики Казахстан «О特?». В официальном источнике документ размещен под названием «Патентный закон Республики Казахстан». Процессуальные вопросы назначения и оценки заключения специалиста регулируются, в частности, Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности».

Что исследует эксперт

Предметом исследования могут быть изобретения, полезные модели, промышленные образцы, техническая документация, формула изобретения, описание продукта или способа его применения. Эксперт сопоставляет юридически значимые признаки объекта с техническими решениями, которые были известны до даты подачи заявки или даты приоритета.

При этом эксперт не заменяет суд и не принимает правовое решение по делу. Его задача заключается в том, чтобы установить фактические обстоятельства, требующие специальных знаний. Например, эксперт может определить, использованы ли в спорном изделии все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения. Вопрос о наличии нарушения права в юридическом смысле разрешает суд.

Основные задачи исследования

1. Проверка охраноспособности объекта. Исследуется соответствие объекта требованиям, установленным патентным законодательством.
2. Сравнение технических решений. Определяется, совпадают ли существенные признаки запатентованного объекта и спорного изделия или способа.
3. Анализ уровня техники. Выявляются ранее опубликованные сведения, которые могли быть доступны специалистам до даты приоритета.
4. Проверка патентной документации. Изучаются заявка, описание, формула, чертежи, реферат и материалы, связанные с выдачей охранного документа.
5. Установление технической реализуемости. Оценивается, позволяет ли описание воспроизвести заявленное решение и достичь указанного технического результата.

Критерии охраноспособности

Для изобретения обычно анализируются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Новизна означает, что решение не было известно из уровня техники. Изобретательский уровень связан с тем, является ли решение очевидным для специалиста в соответствующей области. Промышленная применимость предполагает возможность использования объекта в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или иной сфере деятельности.

Для полезной модели существенное значение имеют конструктивные особенности изделия и возможность его практического применения. Промышленный образец оценивается с учетом особенностей внешнего вида изделия, включая совокупность существенных признаков, определяющих его эстетические характеристики.

Конкретные критерии зависят от вида объекта и редакции применимого законодательства. Поэтому при подготовке экспертного исследования необходимо учитывать нормы Патентного закона Республики Казахстан, а также содержание выданного охранного документа.

Как проводится экспертиза

Назначение исследования

Исследование может быть назначено судом по ходатайству участника дела или по собственной инициативе в предусмотренных процессуальным законодательством случаях. Вопросы эксперту должны быть сформулированы ясно и относиться к обстоятельствам, которые действительно требуют специальных знаний.

Некорректно просить эксперта ответить, кто является нарушителем права или какое решение должен принять суд. Более подходящими будут вопросы о наличии в изделии конкретных технических признаков, возможности реализации заявленного способа и известности определенного решения на соответствующую дату.

Подбор материалов

Для исследования могут потребоваться:

• патент или иной охранный документ;
• заявка, описание и формула изобретения;
• чертежи, схемы, фотографии и технические паспорта;
• образцы изделий или результаты осмотра спорного объекта;
• договоры, лицензии и переписка по вопросу использования разработки;
• патентные публикации, научно-технические материалы и сведения об аналогах.

Значение имеет не только содержание документа, но и дата публикации. Сведения, появившиеся после даты приоритета, как правило, не могут использоваться для оценки того, была ли разработка новой на более ранний момент.

Технический анализ

Эксперт выделяет признаки объекта, определяет их взаимосвязь и сопоставляет с признаками спорного решения. При сравнении учитываются не только внешнее сходство изделий, но и принцип действия, конструкция, последовательность операций, технический результат и способ достижения этого результата.

Если исследуется возможное нарушение патента, важное значение имеет формула изобретения. Именно она определяет объем правовой охраны, а описание и чертежи помогают толковать отдельные признаки. Простого сходства назначения или общего внешнего впечатления обычно недостаточно для технического вывода о совпадении решений.

Заключение эксперта

По итогам исследования составляется заключение, в котором указываются сведения о проведенной работе, использованных материалах, примененных методах и полученных результатах. Выводы должны быть последовательными, проверяемыми и связанными с поставленными вопросами.

Хорошо подготовленное заключение обычно включает:

• описание объекта и исходных материалов;
• указание примененных методик и способов сравнения;
• анализ каждого существенного технического признака;
• ссылки на исследованные патентные и научно-технические источники;
• мотивированные ответы на вопросы суда.

Суд оценивает заключение наряду с другими доказательствами. Оно не имеет заранее установленной силы и может быть отклонено, если содержит внутренние противоречия, основано на неполных материалах или выходит за пределы компетенции эксперта.

В каких спорах применяется исследование

• при оспаривании действительности патента;
• в спорах о досрочном прекращении или ограничении правовой охраны;
• при рассмотрении требований о прекращении использования технического решения;
• в конфликтах между правообладателем и производителем спорного изделия;
• при анализе соблюдения условий лицензионного договора;
• при определении сходства промышленных образцов или технических конструкций.

Исследование может иметь значение и до обращения в суд. Предварительный технический анализ помогает уточнить позицию стороны, определить возможные доказательства и сформулировать вопросы для будущего процесса. Однако такой анализ не следует автоматически отождествлять с заключением, подготовленным в процессуальной форме.

Практическое значение

Патентно-техническая экспертиза соединяет технические знания с юридическим анализом. Она особенно важна в делах, где суду необходимо разобраться в сложной конструкции, химической формуле, программно-техническом решении, производственном процессе или ином объекте, недоступном для оценки только на основании общих знаний.

Для студентов-юристов ключевым является понимание разграничения компетенций. Юрист формирует правовую позицию и анализирует нормы права, суд оценивает доказательства и принимает решение, а эксперт исследует технические вопросы в пределах своей квалификации. Такое разграничение помогает правильно подготовить материалы дела и избежать вопросов, на которые эксперт не вправе отвечать.

В Республике Казахстан порядок организации и проведения экспертных исследований определяется законодательством о судебно-экспертной деятельности. Поэтому при подготовке ходатайства важно учитывать требования к объектам исследования, квалификации эксперта, форме заключения и порядку его представления суду.